Ricerca disponibilità
Se qualcun altro ha già registrato il tuo marchio, significa che questo non è disponibile. Prima di presentare la domanda, puoi risparmiare tempo e denaro ricercando i marchi che potrebbero essere in conflitto con il tuo. Nell’Unione europea (UE) vi sono più di 11 milioni di marchi registrati.
La ricerca non costa nulla e le informazioni che ne puoi trarre sono fondamentali ai fini della domanda. Se qualcuno è già titolare di un marchio, costui potrebbe voler presentare opposizione alla tua domanda.
Marchi dell’UE
Puoi cercare i marchi registrati utilizzando due banche dati distinte.
eSearch plus permette di accedere alla banca dati EUIPO di marchi dell’Unione europea e di disegni e modelli comunitari registrati. Può aiutarti a scoprire se qualcuno ha registrato un marchio simile presso di noi. Con eSearch plus, puoi anche effettuare ricerche e monitoraggi di immagini, trovare un rappresentante o effettuare una ricerca nel Bollettino.
TMview è una banca dati che contiene informazioni relative a domande di marchio e marchi registrati di tutti gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale dell’UE, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e da numerosi uffici partner internazionali situati al di fuori dell’UE. Un marchio per il quale sia stata presentata domanda o che sia stato registrato a livello nazionale prima del tuo può costituire un ostacolo per l’esito della tua domanda.
Metodi di ricerca
Esistono tre fattori principali da prendere in considerazione quando si analizzano i risultati delle ricerche: la tempistica, il segno nonché i prodotti e servizi. Il controllo di questi fattori non esclude i rischi, ma quantomeno li minimizza.
Priorità
I marchi sono tutelati in base al principio dell’ordine di arrivo.
La protezione del marchio inizia quando viene assegnata una data di deposito giuridico.
Tuttavia, quando si stabilisce chi ha effettuato per primo il deposito, non va presa in considerazione solo la data di deposito del marchio del potenziale concorrente, ma anche ogni possibile data di priorità.
Che cos’è la priorità?
Le domande di marchio anteriori possono godere di un diritto di priorità per un periodo di sei mesi dalla data di deposito di un marchio UE e viceversa. Tale diritto può essere fatto valere per le domande di marchio depositate a livello nazionale (o del Benelux), per i marchi depositati presso uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi, presso un membro dell’accordo TRIPS, uno Stato per cui la Commissione ha confermato la reciprocità o ancora per una domanda di marchio dell’UE.
Se vuoi beneficiare del diritto di priorità, la tua domanda di marchio UE deve essere depositata entro sei mesi dal deposito del marchio presso una giurisdizione nazionale. Se la priorità per il tuo marchio nazionale viene accettata, la tua domanda di marchio UE sarà considerata depositata lo stesso giorno della domanda anteriore; in altre parole, avrà priorità sulle domande depositate da altri durante tale periodo di sei mesi.
Al momento della compilazione del modulo di domanda del marchio, devi compilare anche la parte relativa alla priorità. La data di deposito della prima domanda diventerà il parametro di riferimento per determinare chi ha depositato la domanda per primo.
Il seguente esempio spiega come funziona la priorità. Nell’esempio, il marchio B dell’UE ha la priorità sul marchio A dell’UE, pur essendo quest’ultimo / il MUE A stato depositato nell’UE prima del MUE B.
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Marchio B dell’UE
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Marchio A dell’UE
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Marchio B dell’UE
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01/07/2014
Data di priorità a sostegno della data del primo deposito negli USA -
01/10/2014
Data di deposito presso l’EUIPO -
01/11/2014
Data di deposito presso l’EUIPO
Somiglianza
Quando confronti il tuo marchio con quelli anteriori devi immedesimarti nel consumatore medio. Ciò che devi chiederti è: «Ci sono buone probabilità che un consumatore ritenga che il mio marchio appartenga già a qualcun altro?» Se la risposta a questa domanda è «sì» potresti avere un problema.
In ogni caso, non limitare la tua ricerca ai marchi identici al tuo perché anche i segni simili possono costituire un problema. In eSearch plus puoi effettuare ricerche per nome del marchio, tipo, data di deposito e molti altri criteri, e puoi anche usare immagini per trovare marchi di aspetto simile.
Analogia
Nella maggior parte dei casi, deve esserci anche un collegamento fra i prodotti e i servizi che offri e quelli per cui è stata presentata domanda per il marchio potenzialmente in conflitto. Ancora una volta, i prodotti e servizi che offri non devono necessariamente essere identici a quelli dell’altra parte. La loro somiglianza è sufficiente a comportare un problema.
Che cosa fare con i risultati della ricerca?
Se scopri che è già stata presentata una domanda per il tuo marchio o uno simile a esso, o che tale marchio è già stato registrato, hai diverse possibilità.
- Negoziare: contatta il titolare del marchio anteriore per raggiungere un accordo (molti marchi identici o simili coesistono sul mercato).
- Effettuare una registrazione a rischio: vai avanti e deposita la tua domanda anche se sussiste il rischio di un’opposizione (la decisione di presentare o meno opposizione in relazione a una domanda di marchio UE dipende da molti fattori; l’esistenza di una registrazione anteriore non ti impedisce di presentare domanda).
- Contestare: contesta il primo marchio
- Rinunciare: non andare avanti perché il rischio di un’opposizione è troppo elevato.
Puoi richiedere il parere di un avvocato esperto in materia di marchi. L’Ufficio pubblica un elenco di consulenti professionali.
